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miércoles, 19 de julio de 2017

Marca tridimensional

Según nuestra Ley 17/2001 artículo 5.2.d) y, según lo establecido en el artículo 3 de la nueva Directiva 2015/2436, la cual ya no exige la representación gráfica de los signos para ser marca como un requisito fundamental del signo a registrar,  sino únicamente habla de la distintividad de los productos o servicios del signo respecto de los y de la representación del signo de forma clara y precisa; podrá registrarse como marca la forma del producto.

Existen numerosos productos que vemos en nuestro día a día que se manifiestan de este modo, adquiriendo una forma particular que los diferencia de otros productos que cumplen su misma función, haciéndolos más atractivos para los consumidores.
El caso más significativo que en estos momentos me viene a la cabeza es el de la tableta de chocolate de Toblerone caracterizada por tener forma de prisma triangular. Sin embargo, yendo un poco al detalle, el registro europeo de marcas (o lo que yo he podido encontrar) no tiene registrada como marca la forma del propio producto si no la de su envoltorio, la caja en la que la tableta está guardada; al contrario de lo que sí ocurre en el Reino Unido donde la tableta (que se inspira en el Monte Matterhorn, situado en los Alpes suizos) está registrada con el código WO0000000727788, reivindicando la prioridad (breve referencia a la prioridad aquí) de la oficina suiza en que originalmente se registró en el año 2000 con el número 469282.
Esto nos lleva a hablar de la importancia del registro de la forma del producto como tal y el registro de su embalaje por otra parte, lo cual generará un Derecho de Propiedad Intelectual distinto, pero igualmente valioso. Y sería en este último supuesto en el que también habría que hablar de la prohibición de registro como marcas de formas determinadas, pero eso es otro tema.

Sin apartarnos del amplio mundo de los snacks de chocolate a que pertenece éste del que venimos hablando, hace un par de meses nos llegaba la noticia de que el Tribunal de Apelación de Londres denegaba el recurso que Nestlè había presentado para que su tableta de chocolate Kit-Kat® fuera registrada como marca tridimensional en base a que se presenta (sin ningún tipo de diferencia en cuanto al empaquetado) en cuatro barras unidas que se pueden partirde forma individual.

Como en muchos supuestos se trataba de una batalla por controlar el mercado frente a sus competidores directos, en este caso la conocida marca inglesa Cadbury (propiedad del grupo Mondelez), que fue la principal opositora a que esa marca tridimensional se registrara como tal y tampoco ayudó a que se produjera el registro la existencia de una marca previa de origen noruego denominada “Kvikk Lunsj” prácticamente igual, ni la de otras tabletas similares en otros países que hacían que la forma que se pretendía registrar no fuera tan especial como podría pensarse en un primer momento. De nuevo, habría que acudir al público a través de estudios demográficos para que se pudiera obtener la protección en según que país puesto que, según alega Nestlè la marca tridimensional referida a la forma del producto ya se registró en países como Alemania, Francia, Canadá, Sudñafrica o Australia.


Aunque apropiadamente argumentada, la resolución del Tribunal de Apelación inglés podría dar lugar a la aparición de versiones del producto por parte de marcas de menor importancia (como las que se pueden encontrar sólo en algunos supermercados, ya que les pertenecen y sólo distribuyen en los mismos) que, si bien no infringirían ningún derecho, podrían contribuir a que esa marca que no se ha logrado proteger se diluyera al aparecer en muchos productos de origen comercial distinto.

miércoles, 12 de julio de 2017

El nuevo canon digital: más de lo mismo

Como ya se comentaba en entradas anteriores: aquí y aquí, el tema del canon digital es un tema espinoso que debe tratarse con la mayor delicadeza posible, la misma que debe utilizarse a la hora de transmitir a los ciudadanos el por qué de su aplicación.

Con respecto a este tema no hay prácticamente nada nuevo que decir, lo que se hace en esta ocasión es volver al sistema que ya existía hace unos años (tras haberse declarado como ilegal por el Tribunal Supremo): un modelo por medio del cual se gravaban con un pequeño añadido, todos aquéllos dispositivos que podían utilizarse, en teoría, no necesariamente de forma práctica, para reproducir obras realizadas por autores de forma original (películas, libros, etc.).
En definitiva, a lo que se vuelve con esta modificación de la Ley es a la arbitrariedad y a lo injusto que resulta suponer que toda persona que los adquiera los va a utilizar para infringir derechos reconocidos al correspondiente autor.

Pero existen, determinadas novedades con lo aprobado anteriormente; se incluyen excepciones de pago a  Administraciones públicas y las empresas  o profesionales: "personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional" de los equipos o soportes (lo que llega con 13 años de retraso, tal y como indica Javier de la Cueva, abogado especializado en propiedad intelectual).
Se evita, de este modo, la discrepancia que apuntaba el derecho europeo acerca de que con aquélla medida se gravaba tanto a particulares como a empresas y administraciones.

Vuelven a hacer aparición las entidades de gestión de derechos (recordemos que existe un número limitado de ellas en nuestro país: 8), dado que, por un lado, serán las encargadas de llevar a cabo los trámites para que se puedan gestionar las excepciones a las que nos referíamos y, por otra parte, porque se han recibido quejas respecto de la opacidad con que se gestionan estos derechos: no se sabe cuál es el volumen de ingresos que se reciben por este concepto: pero, de nuevo, es complicado hablar de cantidades en este sentido ya que, aunque este sistema se podría decir que se ajusta un poco más a la realidad, ésta nunca va a ser totalmente cuantificada al detalle, por lo que lo mínimo que se podría hacer es tener una aproximación lo más exacta posible de los ingresos que sí se conocen por parte del recaudador, en último término, el Ministerio de Cultura (el cual no parece dispuesto a hacer públicos esos datos).

Acerca de los dispositivos gravados, se puede apreciar la continuación con el modelo anterior también en el sentido de que se gravan dispositivos que si no lo están ya, pronto quedarán en desuso. No tiene mucho sentido aplicar el canon a CD`s o DVD`s cuando se están utilizando ya lo que podríamos definir como las herramientas de nueva generación, básicamente, plataformas de streaming que ya disponen de medios para evitar la piratería o uso ilícito de obras sin consentimiento del autor.


Vuelvo a dejar aquí la misma conclusión a la que ya hacía referencia en entradas anteriores, la cuantificación y gravamen de estos derechos es un asunto complicado, pero eso no es óbice para que se grave a todos los consumidores por acciones que legal o ilegalmente llevan a cabo otros.

miércoles, 5 de julio de 2017

Marca personal y marca de comercio

Cuando hacemos referencia a “Special K”, el público general piensa en los cereales de una determinada marca. Sin embargo, el caso a que hacemos referencia en esta entrada iría, en un principio, más allá de la violación de una marca registrada y que ha alcanzado una cierta notoriedad en su sector e, incluso, podríamos decir que un cierto renombre a nivel general.
Pero este caso concreto habla de la utilización de ese mismo término para definir a un tenista determinado, por lo que ya estaríamos hablando de una marca personal, es decir, un acrónimo o combinación determinada de números o letras que sirven para designar a una persona afamada (como es el caso de Cristieno Ronaldo y su CR7 sin ir más lejos). 

La ley nos habla de la prohibición relativa de registrar una marca cuando ésta se refiere a “El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.” (artículo 9.1 b) Ley 17/2001, 5.4 b) Directiva 2015/2436). Sin embargo, no se refiere al caso contrario cuando se trata de un apodo que se va a utilizar por una persona determinada. Pero cuando ese apodo se trata de convertir en marca para la comercialización de productos, aunque no sean similares (aquí entraría la determinación de si una marca es notoria o renombrada según el país), es cuando entraríamos en un verdadero conflicto marcario.

Según informa el Washington Post, el apodo que sirve para identificar al tenista a que nos venimos refiriendo va a ser utilizado para la comercialización de ropa deportiva en Australia.

El devenir del caso es difícil de prever, sin embargo me asaltan un par de pensamientos de lo que podría ocurrir y de cómo debería tramitarse el caso:

1.- Entiendo que Kellog`s® no puede oponerse a que el tenista, Thanasi Kokkinakis, utilice ese apodo como marca personal, pues veo complicado que se induzca a error al consumidor en sentido alguno.
2.- La marca de vestuario deportivo no podrá ser registrada en Australia si Kellogs`s® prueba, tal y como dice el artículo referenciado, no sólo que la marca “Special K” es “un icono” en Australia sino que es renombrada, lo que haría que no entrara en juego el principio de especialidad (la marca impide el registro para clases de productos tanto más diferentes cuanto más conocida sea).

Como ya he dicho, hasta que no haya pronunciamiento judicial no tiene mucho sentido imaginar lo que podría pasar o no...pero hacer este tipo de cábalas, aunque inservibles, no son perjudiciales.

La marca personal

Este término se ha hecho bastante popular recientemente, sobre todo, en lo referido al ámbito laboral donde se entiende que hallar la forma de destacar lo máximo posible da una ventaja significativa sobre otros candidatos.
Del mismo modo, la marca personal dará a las personas afamadas un “plus” en el sentido de que pueden ser más fácilmente identificadas y podrán utilizar esa marca para distinguir (cuando proceda) los productos a los que presten su imagen.

Hay multitud de ejemplos de conflictos acerca de marcas que podríamos definir como personales entre ellos el de “Kylie”, un conflicto generado entre la cantante Kylie Minogue y la “celebrity” Kylie Jenner, la hermana pequeña de Kim Kardashian, definida esta última por un locutor de la BBC como “the most pointless celebrity ever” (la famosa más irrelevante de todos los tiempos).

miércoles, 28 de junio de 2017

Cuando la prohibición afecta sólo a una parte del Estado

Hace unos días conocíamos una noticia significativa para una determinada parte de este Estado plurinacional (utilizo esta expresión porque parece haberse puesto de moda, no quiero hacer sangre en ningún sentido) en el que vivimos.
Se trata del lanzamiento del nuevo modelo de la marca Hyundai al que han dado el nombre de “Kona”.

Para todo aquél que esté leyendo este blog desde fuera de Galicia es muy probable que esta palabra no le diga nada, pero para un “galego falante” sí. Analizando este signo desde su perspectiva fonética, no desde la transcripción literal tal cual, esta palabra tiene un concreto significado: “ el peyorativo término en gallego para referirse a la vagina” en palabras del autor del artículo de Faro de Vigo en el que salía la noticia.

Nuestra ley de marcas, Ley 17/2001, artículo 5.1 f), así como la Directiva comunitaria sobre la Marca Comunitaria, 2015/2436, artículo 4.1 f) cuyo Reglamento, 2017/1001, se hacía público hace dos viernes; indican la prohibición absoluta de registro de una marca (extensible a los nombres comerciales) que sean “contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Lo curioso de este caso en concreto es que el nombre se mantendrá tal cual es en todos los países en los que se comercialice salvo en aquéllos de habla lusa (países lusófonos) para los cuales se utilizara la denominación Kauai por proceder del nombre de unas islas de Hawaii.

El caso es curioso en nuestro país, puesto que el producto e comercializará en todo el Estado con ese nombre aunque pueda resultar malsonante en una parte del mismo. Es aquí donde podrían entrar, de nuevo, los estudios demoscópicos de los cuales ya hemos hablado en ocasiones anteriores, los cuales demostrarían, sin lugar a dudas, que no se podría denegar el registro de la marca sólo en una parte del Estado sino que se requeriría una parte del territorio bastante más extensa (por no decir la totalidad).

En definitiva, el coche se comercializará en nuestro país con ese nombre a pesar de que pueda incumplir la norma estatal sólo en parte del país, ello a pesar de que esa parte del país sea considerada una euroregión (Galicia-Norte de Portugal) con una historiaa y unas características muy similares y en la cual podrían aplicarse normas supranacionales.

Seat y, de nuevo, Galicia


La semana pasada se daba a conocer que la empresa Seat lanzarìa en 2018 un nuevo modelo de turismo, para el cual buscaba un nombre para bautizarlo como ya hizo anteriormente (Toledo, Córdoba...). Uno de esos nombres elegidos fue el de Arosa, que en gallego sería Arousa pero, del mismo modo había ocurrido con una ciudad catalana y, dado que la comercialización se hacía para todo el Estado el nombre a utilizar debía ser el nombre en castellano, lo cual no sentó nada bien a los arousanos.