La combinación de documentos del estado de la técnica para determinar la actividad inventiva en las patentes

Entre los requisitos básicos para que una invención pueda declararse patentable, además de la aplicación industrial o capacidad de que el producto o el procedimiento pueda llevarse a cabo, encontramos otros dos que lo complementan y son igual de básicos y necesarios: la novedad y la actividad inventiva. La diferencia fundamental entre ellos es que mientras el primero se refiere a la capacidad del inventor de ingeniar algo que hasta la fecha era desconocido para la generalidad del público (o acervo común), el segundo hace referencia a que esa invención debe suponer un verdadero avance dentro del estado de la técnica, algo que si no genial sí debe ser, al menos ingenioso, que ninguna otra persona pudiera haber llegado a esa misma conclusión.

La ley 24/2015 en su artículo 6 nos dice qué es lo que se considera nuevo en relación a todo aquello que ya se ha hecho accesible al público, puntos 1 y 2, así como de aquéllos documentos que, aunque no se han hecho accesibles al público todavía, destruyen la novedad (las llamadas interferencias). Es en el artículo 8 en el que se especifica cuándo la invención implica o no actividad inventiva.

Sin embargo, donde mejor se observa esta diferencia es en el uso que se da a los documentos que ya se encuentran dentro del estado de la técnica y que son, por tanto conocidos o, al menos accesibles por el público general. Esto aparece claramente definido en el método empleado por las oficinas de patentes (al menos el utilizado tanto por la oficina europea como por la española) que, en base a este artículo, podría no ser el más idóneo.

El método al que nos venimos refiriendo es el denominado “problema-solución” por medio del cual se trata de determinar si la conclusión alcanzada por el inventor a la hora de solicitar la patente, podría haber sido también deducida por otra persona, en concreto, por el experto en la materia. Para determinar esto se trata de hallar cuál es el estado de la técnica más reciente al momento anterior en el que se realiza la solicitud de patente. Para ello el experto podrá basarse en la totalidad de los documentos recogidos en el estado de la técnica.

La pregunta a la que nos enfrentamos aquí y a la que hace referencia el arriba mencionado artículo es: ¿puede entenderse que la combinación de dos documentos independientes que forman parte del estado de la técnica pueden combinarse para destruir la novedad?

En principio sí, pero ¿esto es así en la práctica? Las sentencias que menciona el artículo; STS 2139/2016 de 20/05/2016 y STS1937/2017 de 18/05/2017, que hace referencia a la anterior: “la procedencia de una determinada combinación está supeditada a la apreciación de que estuviera sugerida o fuera evidente para el experto medio. Sin perjuicio de que, con frecuencia, está ínsito en el juicio de obviedad la determinación de qué concretas anterioridades, combinadas, muestran que para un experto medio, con sus conocimientos a la fecha de prioridad, la invención resultaba evidente».”

En definitiva, lo que se trata de expresar, a mi modo de ver, es que si bien una patente puede carecer de actividad inventiva, esto no será porque existen ya en el estado de la técnica documentos que destruyan la novedad si no existe evidencia alguna en ella de que, aunque sea de forma tácita, se hace referencia a los mismos lo cual se apreciaría por el exoerto en la materia en el momento de realizar el examen de la invención

Entiendo que lo que resulta evidente es que puede ser que una invención haga referencia a cosas que ya se han hecho públicas sin que el inventor sea consciente de ello pues, aunque tiene acceso a tales documentos puede darse la circunstancia de que no sea consciente de su existencia al no tener, en un principio (existen los informes de la oficina sobre materias concretas), el mismo acceso a toda la documentación de que dispone un experto en la materia.

¿Quiere decir esto que deberían concederse todas las patentes a pesar de contener características ya divulgadas en  documentos previos? Desde luego que no, pero si no resulta evidente el uso de tales documentos no debería denegarse o invalidarse una solicitud o una patente, pues estaríamos entrando en la presunción de mala fe del solicitante o titular.